In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Begin jaren ’90 heeft de Oostenrijkse onderneming Mikron een contactloze communicatiemethode ontwikkeld die gebruik maakt van identificatie door radiogolven (radio-frequency identification, afgekort RFID). Door gebruik te maken van RFID kan contactloos gecommuniceerd worden tussen een chipkaart en een chipkaartlezer. Deze technologie kan onder meer worden gebruikt voor elektronische vervoersbewijzen en toegangspasjes voor gebouwen.

(ii) Een chipkaart moet kunnen functioneren in een bepaalde ‘omgeving’, die niet alleen de chipkaartlezer omvat, maar ook de daaraan gekoppelde microprocessor, de software en de (achterliggende) databases.

(iii) De communicatiewisseling tussen chipkaart en chipkaartlezer bestaat, versimpeld gezegd, uit drie onderdelen:

1. een communicatie-standaard; dit is doorgaans de ISO-standaard, niveaus 1 t/m 3;

2. de cryptografie; het beveiligingsprotocol verschilt van fabrikant tot fabrikant, en maakt de chip specifiek;

3. een aantal andere specifieke elementen, zoals datastructuren.

Op deze drie onderdelen moeten chipkaart en chipkaartlezer met elkaar kunnen communiceren.

(iv) Op 16 februari 1994 zijn Mikron en Siemens een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met betrekking tot het door Mikron ontwikkelde RFID-systeem.

(v) In 1995 is Mikron overgenomen door Philips.

(vi) In 1999 heeft Siemens haar chipsdivisie verzelfstandigd, hetgeen heeft geleid tot het ontstaan van Infineon.

(vii) In 2001 is de samenwerkingsovereenkomst tussen Philips als rechtsopvolgster van Mikron en Infineon als rechtsopvolgster van Siemens, geëindigd doordat de overeengekomen looptijd was verstreken.

(viii) In 2006 is NXP ontstaan door een afsplitsing van Philips. De chipsactiviteiten van Philips zijn ondergebracht in NXP.

(ix) NXP produceert onder meer kaart- en lezerchips, software en bijbehorende producten die geschikt zijn voor toepassing in RFID-systemen.

(x) NXP is houdster van het woordmerk MIFARE op grond van een internationale merkinschrijving met aanwijzing van de Benelux, ingeschreven op 14 maart 1994 onder nummer 615458 voor waren in klasse 9 en op grond van inschrijving van een Uniemerk, ingeschreven op 25 oktober 2012 onder nummer 010920007 voor waren in klasse 9.

(xi) Daarnaast houdt NXP onder meer de Uniewoordmerken “MIFARE Plus®” en “MIFARE Classic®”, de Beneluxwoordmerken “MIFARE Plus®”, “MIFARE Ultralight®” en “MIFARE Classic®” en de internationale woordmerken met aanwijzing van de Europese Unie “MIFARE Ultralight®” en “MIFARE FleX®”.

(xii) Infineon produceert evenals NXP kaart- en lezerchips die geschikt zijn voor toepassing in RFID-systemen, alsmede de bijbehorende software.

(xiii) Infineon maakt bij de verhandeling van een deel van haar chips gebruik van het Mifare-teken, door in haar productspecificaties op haar website en in aparte brochures en product briefs onder meer de volgende uitingen te doen:

- “Mifare compatible interface”

- “Mifare compatible”

- “Mifare compatible system(s)”

- “Mifare compatibility”

- “Mifare is only used as an indicator of product compatibility to the respective technology”.

(xiv) Infineon gebruikt het Mifare-teken uitsluitend voor kaartchips en niet voor lezerchips. De kaartchips waarvoor Infineon het Mifare-teken gebruikt, zijn van het type ‘MIFARE Classic’, waarbij gebruik wordt gemaakt van het versleutelingsalgoritme CRYPTO 1. Dit is de zogenoemde eerste generatie MIFARE Classic.

Het hof heeft het vonnis van de rechtbank vernietigd en de vorderingen van NXP gedeeltelijk toegewezen. Daartoe heeft het hof, samengevat en voor zover in cassatie van belang, het volgende overwogen.

Het betoog van Infineon dat de merken waarop NXP zich beroept, nietig zijn omdat deze elk onderscheidend vermogen missen, slaagt niet. Infineon heeft onvoldoende onderbouwd dat ‘Mifare’ een generieke aanduiding (een soortnaam) is voor een vervoers- of toegangssysteem dat met electronic ticketing werkt of voor de daarin gebruikte technologie. (rov. 13-14)

Het betoog van Infineon dat de merken nietig zijn omdat zij kunnen dienen ter aanduiding van kenmerken van waren die Mifare-technologie bevatten of bedoeld zijn om deel uit te maken van een Mifare-systeem, of omdat zij gebruikelijk zijn geworden in het bona fide handelsverkeer, gaat om dezelfde reden niet op. (rov. 20-21)

Het verweer van Infineon dat zij het teken ‘Mifare’ niet als merk gebruikt, dat wil zeggen ter onderscheiding van haar Mifare compatible chips en om aan te geven dat die chips afkomstig zijn uit haar onderneming, maar uitsluitend als beschrijvende verwijzing naar de desbetreffende technologie en de daarop gebaseerde Mifare systemen, wordt verworpen. NXP heeft uitvoerig onderbouwd dat het relevante publiek MIFARE als merk herkent. Infineon gebruikt het teken ‘Mifare’ in het economisch verkeer voor dezelfde waren als die waarvoor deze merken zijn ingeschreven (chips), en op zodanige wijze dat er een verband wordt gelegd tussen dat teken en de waren van Infineon. Dergelijk gebruik kan de functies van het merk MIFARE, waaronder de herkomstfunctie, aantasten. Daartegen kan NXP zich krachtens art. 9 lid 2, onder a, Uniemerkenverordening (hierna: UMVo) in beginsel verzetten. (rov. 34-35)

Infineon heeft verder een beroep gedaan op art. 2.23 lid 1 BVIE en art. 14 lid 1 UMVo. Volgens onderdeel c van die bepalingen (de c-grond) kan de merkhouder zich onder meer niet verzetten tegen gebruik in het economisch verkeer door een derde van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van de waar, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven, voor zover er sprake is van een eerlijk gebruik in nijverheid en handel. Hier is maatgevend de uitleg die het HvJEU heeft gegeven aan art. 6 lid 1, onder c, van Richtlijn 89/104/EEG in het arrest Gillette/LA Laboratories (HvJEU 17 maart 2005, zaak C-228/03, ECLI:EU:C:2005:177). Deze uitleg betreft de vraag wanneer gebruik van het merk om de bestemming van een product aan te geven ‘nodig’ is. Dat is het geval “wanneer een dergelijk gebruik in de praktijk het enige middel is om het publiek begrijpelijke en volledige informatie te verstrekken over deze bestemming teneinde het stelsel van onvervalste mededinging op de markt van dit product te vrijwaren.” Het is aan de nationale rechter na te gaan of een dergelijk gebruik nodig is, rekening houdend met de aard van het publiek waarvoor het door de betrokken derde in de handel gebrachte product is bestemd. (rov. 36-39)

De woorden ‘wanneer dat nodig is’ – die worden gebruikt in de voorganger van art. 14 UMVo (art. 12 onder c van Verordening (EG) nr. 207/2009) en in art. 6 Richtlijn 89/104 – zijn in art. 14 UMVo niet geschrapt maar (in de Nederlandse tekstversie) vervangen door (vertaald met) de woorden ‘indien het (...) noodzakelijk is’. Daarmee wordt hetzelfde bedoeld. Dat hier het woord ‘noodzakelijk’ wordt gebruikt in plaats van het woord ‘nodig’ duidt ook niet op een koerswijziging van de Europese wetgever en brengt dus ook niet mee dat het arrest Gillette/LA Laboratories geen geldend recht meer is. In de Franse en Engelse tekstversie is de bepaling in dit opzicht niet veranderd (‘nécessaire’ respectievelijk ‘necessary’). (rov. 40)

De aanduiding ‘Mifare compatible’ is dus alleen toelaatbaar indien zij het enige middel is om het relevante publiek begrijpelijke en volledige informatie te verstrekken over de bestemming van de desbetreffende Infineon-chips. Die informatie dient ook juist te zijn. Ook Infineon onderschrijft dat haar claim ‘Mifare compatible’ juist moet zijn, en dat zij die anders niet mag gebruiken. Het is aan Infineon om voldoende gemotiveerd te stellen, en zo nodig te bewijzen, dat deze aanduiding in technisch opzicht juist is. (rov. 41-42)

Voor de juistheid van de door Infineon gebruikte aanduidingen omtrent compatibiliteit (met name: ‘Mifare compatible’) is minst genomen vereist dat haar desbetreffende kaartchips in de praktijk altijd kunnen communiceren met elke MIFARE kaartlezer (van NXP of haar licentienemers). Infineon spreekt immers over ‘Mifare’ in het algemeen; zij brengt daarbij geen beperking of nadere specificatie aan. (rov. 43)

Vast staat dat de chips van Infineon van het type ‘MIFARE Classic’ zijn. Infineon stelt dat MIFARE Classic chips, dus ook haar chips, met elke MIFARE kaartlezer kunnen communiceren. Infineon stelt daartoe dat uit de productspecificatie van de MIFARE kaartlezer blijkt dat deze met elke MIFARE kaartchip kan communiceren; zij verwijst naar de product short data sheet P5DF081 die zij als productie 6 heeft overgelegd. Daarin wordt gesproken over ‘interoperability with all of NXP's broad card portfolio’. Infineon weerspreekt echter niet dat deze productspecificatie niet een kaartlezer, maar een add-on betreft, waarmee een kaartlezer zo kan worden ingesteld dat deze met bepaalde kaartchips kan communiceren; aldus kan een kaartlezer voor bijvoorbeeld geavanceerdere MIFARE DESfire kaartchips compatible worden gemaakt met verouderde MIFARE Classic kaartchips (zogenoemde backward compatibility). Infineon heeft niet weersproken dat de add-on niet standaard in de op de markt aangeboden kaartlezers zit en dat deze moet worden aangekocht en geïnstalleerd; backward compatibility van kaartlezers voor MIFARE kaartchips is dus niet standaard. Infineon weerspreekt evenmin de stelling van NXP dat er in de praktijk veel omgevingen zijn waarin de MIFARE Classic kaartchip van Infineon niet werkt, maar andere versies van de MIFARE kaartchip wel, zoals bij het openbaar vervoer in Madrid. Het argument van Infineon dat haar chips wel ‘Mifare compatible’ moeten zijn omdat er zo veel van worden verkocht, zegt niks over de (technische) juistheid van deze aanduiding. (rov. 45-48)

Alles tezamen genomen heeft Infineon, gelet op de gemotiveerde betwisting door NXP, haar stelling dat als ‘Mifare compatible’ aangeduide chips met elke MIFARE kaartlezer kunnen communiceren, onvoldoende onderbouwd. Daaruit volgt dat de juistheid van de door Infineon gebruikte aanduidingen omtrent compatibiliteit (met name ‘Mifare compatible’) niet is komen vast te staan. Dat betekent dat Infineon zich reeds daarom niet kan beroepen op art. 2.23 lid 1, onder c, BVIE en art. 14 lid 1, onder c, UMVo. Dit betekent ook dat geen sprake is van eerlijk gebruik in nijverheid en handel als bedoeld in deze bepalingen. (rov. 49-50)

“met het oog op de identificatie van of de verwijzing naar waren of diensten als die van de houder van dat merk, in het bijzonder indien het gebruik van dat merk noodzakelijk is om de bestemming van een goed of dienst aan te duiden, met name als accessoire of reserveonderdeel”.

De voorlopers van deze beide bepalingen, art. 12 lid 1 Verordening (EG) 207/2009³ zoals geldend tot 23 maart 2016, respectievelijk art. 2.23 BVIE zoals geldend tot 1 maart 2019, waren beperkter geformuleerd en bepaalden dat het (Gemeenschaps)merk de merkhouder niet toestaat een derde te verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken van het merk

“wanneer dat nodig is om de bestemming van een waar of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven”.

Het onderdeel neemt verder terecht tot uitgangspunt dat het bij de vraag naar de juistheid van de uiting erop aankomt hoe het relevante publiek die uiting zal opvatten.⁶ Het hof heeft (in rov. 17) vastgesteld dat volgens beide partijen het relevante publiek in dit geval bestaat uit inkopers van fabrikanten die chipkaarten produceren, van bedrijven die kaartlezers plaatsen, van system integrators, en van industriële distributeurs, die allen opereren in een business-to-business sfeer en een hoge graad van deskundigheid hebben.

Infineon heeft ter onderbouwing van haar stelling dat de claim ‘Mifare compatible’ juist is, aangevoerd dat zij al vele jaren jaarlijks tientallen of zelfs honderden miljoenen chips als ‘Mifare compatible’ heeft verkocht aan vele afnemers voor gebruik in of met Mifare-systemen, zonder dat over (gebrek aan) compatibiliteit enige klacht is gekomen, en dat verschillende afnemers in deze procedure hebben verklaard dat de desbetreffende chips naar volle tevredenheid werken. Door voorbij te gaan aan deze stelling van Infineon met de overweging dat dit niets zegt over de (technische) juistheid van deze aanduiding, heeft het hof hetzij miskend dat niet zonder meer beslissend is of de aanduiding ‘technisch juist’ is in de door het hof bedoelde zin (dat de kaartchips van Infineon in de praktijk altijd kunnen communiceren met elke MIFARE kaartlezer van NXP of haar licentienemers) maar dat het erop aankomt hoe het relevante publiek de uiting zal opvatten, hetzij heeft het zijn oordeel in het licht van die stelling onvoldoende gemotiveerd. Het onderdeel slaagt derhalve.

- dat elke kaartlezer met MIFARE technologie kan communiceren met MIFARE Classic kaartchips en (dus) ook met Infineon chips;

- dat voor die communicatie steeds een add-on nodig is, die MIFARE heet en alle talen spreekt, dus ook de Classic taal, en

- dat dit uitgezet kan worden, maar dat dat niet de praktijk is.

In het licht van deze stellingen, die het hof niet heeft verworpen, is onvoldoende gemotiveerd het oordeel van het hof dat de juistheid van de aanduiding ‘Mifare compatible’ niet is komen vast te staan omdat voor communicatie tussen bepaalde kaartlezers van NXP en de kaartchips van Infineon een add-on nodig is die apart moet worden aangeschaft. Meer in het bijzonder valt in het licht van deze stellingen niet zonder meer in te zien waarom in de ogen van het relevante publiek de kaartchips van Infineon niet ‘Mifare compatible’ zijn als een add-on nodig is om die kaartchips te kunnen gebruiken met de Mifare kaartlezers.